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俞律师简介
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俞子安律师毕业于华东政法学院(本科)和上海复旦大学(研究生),2004年从浦东新区政府离职后从事律师工作,目前为上海市嘉诚律师事务所合伙人,副主任。主要执业领域为民商事诉讼、劳动人事、房地产及常年法律顾问服务。

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成功案例——被起诉侵害外观设计专利权,律师答辩驳回原告诉请

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俞律师成功案例——代理侵害外观设计专利权被告一方,判决驳回原告诉请

案情简介:被告是俞律师的顾问单位,是一家电能表生产企业,产品销往多个国家。2013年中旬,宁波的一家电能表生产企业起诉被告,认为被告的六款产品均侵犯了原告的电能表壳外观设计专利。俞律师在研究案情后,认为涉案的五款产品与原告的外观设计专利有差异,不构成相同或近似。有一款产品与原告的专利构成近似,但是被告的电能表外壳是向其他单位购买,根据相关法律规定被告有合法来源的不承担赔偿责任,本案起诉的根本原因是原告与被告争夺市场,是商战的一个具体体现。经俞律师代理,六个案件中,最终原告对两个案件申请撤诉,三个案件经法院判决驳回原告诉请,一个案件法院判决被告停止销售侵犯原告外观设计专利产品的电能表,但是被告不承担赔偿责任。以下是其中一个上诉到上海市高级人民法院的案件判决书。

民事判决书


2013)沪高民三()终字第   

上诉人(原审原告)浙江某某电子股份有限公司,住所地浙江省某某市某某路

法定代表人姚某,董事长。
  委托代理人某某律师。
  被上诉人(原审被告)上海某某电子有限公司,住所地上海市某区某路。
  法定代表人刘某某,经理。
  委托代理人俞子安,上海市恒泰律师事务所律师。
  上诉人浙江某某电子股份有限公司(以下简称某某公司)因侵害外观设计专利权纠纷一案,不服上海市第二中级人民法院(2013)沪二中民五(知)初字第 xx号民事判决,向本院提起上诉。本院于20131028日受理后,依法组成合议庭,于20131120日公开开庭进行了审理,上诉人某某公司的委托代理人陆xx和被上诉人上海xx电子有限公司(以下简称某某公司)的委托代理人俞子安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  原审法院经审理查明:  
  桐乡市某某电子公司于20041215日向国家知识产权局提出名称为单相电表外壳的外观设计专利申请,国家知识产权局于2005xx日作出授权公告,专利号为ZL2004xxxxxx(简称涉案专利)2013315日,国家知识产权局将涉案专利的专利权人变更为浙江某某电子股份有限公司。专利权期限为10年,自申请日起算,目前仍在保护期内。该外观设计专利授权公告文件包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图等六面视图。
201315日,浙江省桐乡市公证处出具的(2013)浙桐证字第1011号《公证书》记载:申请人某某公司的委托代理人周某某于201315日来到该公证处申请证据保全公证,公证人员王丽芳在该公证处操作公证处的电脑,对网址为www.某某.com网站内容进行证据保全。相关网页内容显示被告某某公司在该网站上许诺销售的产品包括型号分别为DRS-202ADRS-202CDRS-202D3款电表产品。庭审中,原告和被告均确认该3种型号的电表产品的外观设计相同。
2013118日,浙江省桐乡市公证处出具的(2013)浙桐证字第1067号《公证书》记载:2013116日,申请人某某公司的委托代理人周菊芬在公证人员陪同下到达位于上海市南汇区xx5-7号某某公司,以普通消费者身份向该公司购买了型号为DRS-201D的单相轨道表100只和型号为DRS-202D的单相轨道表50只,总金额为10,003.50元,取得加盖有某某公司发票专用章的收据1张。本案所涉被控侵权产品型号为DRS-202D的电表产品的外观设计,其主视图显示,除含有涉案专利相关设计因素外,还在左右两侧各有一个护套。
20129月,案外人逸x公司与被告某某公司签订了《工矿产品购销合同》1份,约定由某某公司向逸合公司采购“4P表壳”(规格202D)1,430套,单价为7.5元,总金额为10,725元,交货期为2012930日。合同履行完毕后,逸x公司于20121026日向某某公司出具了编号为4914xxxx的《上海增值税专用发票》。
  经被告申请,证人乔xx到庭陈述:其系逸x公司法定代表人,其确认逸x公司与被告某某公司于20129月签订了《工矿产品购销合同》1份,由某某公司向逸x公司采购“4P表壳”(规格202D)1,430套,单价为7.5元,总金额为10,725元,交货期为2012930日。合同履行完毕后,逸x公司于20121026日向某某公司出具了编号为4914xxxx的《上海增值税专用发票》。此外,乔xx还称:制造涉案表壳所需模具由逸x公司在合同签订前由逸x公司完成设计,但表壳上的“forlo”标识系应某某公司的要求印制在该产品上。乔x确认合同所涉的产品为涉案被控侵权产品,即型号为DRS-202D的电表外壳。
  被告某某公司成立于2001421日,核准经营期限至2031421日,系有限责任公司(国内合资),注册资本人民币100万元,经营范围包括仪器仪表、电子电器、机电产品、五金家电、百货、办公设备、电子元器件、金属材料、装潢材料、橡塑制品的销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
  原告主张包括本案在内的4件相关案件一并支出的合理费用为律师代理费2万元、公证费4,000元和购买被控侵权产品货款1万元,合计3.4万元,并提交了相关发票,原告在本案中主张的合理费用为8,500元。
  以上事实,由原告提交的涉案外观设计专利证书和授权公告、涉案专利年费缴纳凭证、(2013)浙桐证字第1011号《公证书》、(2013)浙桐证字第1067号《公证书》及被控侵权产品DRS-202D的单相轨道表2只、被告提交的《工矿产品购销合同》、编号为49147441的《上海增值税专用发票》、证人乔xx的证言、被告某某公司的工商登记信息、原告支付合理费用的相关发票、当事人陈述和原审法院审理笔录等佐证,原审法院予以认定。
  审理中,某某公司还向原审法院提交了以下证据材料:1.国家知识产权局网站专利截图、百度百科对DIN导轨的解释、维基百科网站对DIN导轨的解释、德国工业标准的DIN43880的英文翻译文件、轨道电表设计宽度说明、Sp瑞典国家测量与研究院出具的ABB产品证书、ABB公司OD4165OD4110产品网页、技术文件,证明原告享有的涉案外观设计专利中,表壳侧面下凹型上凸型结合的外观是一种行业标准,在外观设计侵权比对中应剔除这个设计因素。2.世界知识产权组织网站专利查询,证明2001621日,美国ABB电气公司注册了轨道表专利,该专利的侧面图中下凹型上凸型与原告享有的涉案专利外观设计对应部位近似。3.百度百科中电表箱安装完毕的示意图、某某公司产品安装后外观视图,证明涉案电表外壳在实际使用中直接观察到的部分在俯视图,主要集中在屏幕部分。
  某某公司发表质证意见认为:对国家知识产权局网站专利截图的真实性予以认可,对其余证据材料的真实性均不予认可;对全部证据的关联性均不予认可,不能证明其要证明的内容。
  原审法院对某某公司的证据材料认定如下:对国家知识产权局网站专利截图,鉴于其与涉案专利外观设计明显不同,不具有关联性,故不予认定。对其余证据材料,鉴于原审法院在侵权比对时,以整体比对、综合判断为原则,因此,被告关于在外观设计侵权比对中应剔除下凹型上凸型这个设计因素的理由不能成立,被告的证据材料不具有关联性。因此,原审法院对被告提交的上述证据材料均不予认定。
  原审法院认为,本案的争议焦点在于:1.关于被控侵权产品是否落入原告专利权保护范围的问题;2.关于被告的被控侵权产品是否有合法来源的问题;3.关于被告是否应当承担民事责任的问题。
  原审法院认为,根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款的规定,外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。本案中,原告享有的涉案外观设计专利权在保护期内,受法律保护。
  关于被控侵权产品是否落入原告专利权的保护范围问题。原告认为,被控侵权产品的外观设计与涉案专利的外观设计构成近似,落入了原告涉案外观设计专利权的保护范围。被告认为,被控侵权产品的外观设计与涉案专利的外观设计既不相同也不近似,没有落入原告涉案外观设计专利权的保护范围。
  原审法院认为,根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款的规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第八条的规定,在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。《解释》第十条规定,人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。《解释》第十一条规定,人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。……被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。本案中,被告销售的被控侵权产品为电表,涉案专利产品为电表外壳,鉴于电表外壳系电表产品的组成部件,因此两者属于相同种类的产品。本案中,比对被控侵权产品中相关部件与涉案专利的外观设计对应视图可见:被控侵权产品的主视图和后视图的上凸部分的导角大小及肩部的倾斜程度与涉案专利外观设计的对应部分存在较大差异;被控侵权产品的左视图和右视图中均可见到大小相等的4个矩形框,但涉案专利外观设计相应位置的4个矩形框分别为2个大框和2个小框,存在明显差别;被控侵权产品的俯视图与涉案专利外观设计对应部位比对,左右两侧翻盖按钮的形状和位置均存在明显差异。被控侵权产品的仰视图与涉案专利外观设计相应部位比对,右下方不存在涉案专利外观设计相应位置的不规则四边形。综上,以一般消费者的角度观察,被控侵权产品的外观设计与涉案专利的外观设计在整体视觉效果上存在较大差异,两者在专利法意义上既不构成相同也不构成近似。因此,原告关于被控侵权产品与涉案专利外观设计构成近似的主张与事实不符,原审法院难以支持。被告关于被控侵权产品的外观设计与涉案专利外观设计既不相同也不近似,因而没有落入涉案专利的保护范围的抗辩意见,理由成立,原审法院予以采纳。
  根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中,鉴于原告指控被告构成外观设计专利侵权的依据不足,原审法院对本案其余争议事项不再评述。因此,原审法院对原告的全部诉讼请求均不予支持。
  综上,依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款和第五十九条第二款,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,原审法院判决:对原告某某公司的全部诉讼请求不予支持。案件受理费人民币4,300元,由原告某某公司负担。
  一审判决后,某某公司不服,向本院提起上诉,请求撤销原判,改判支持上诉人全部诉讼请求或发回重审。其主要上诉理由为:1、原审判决对被控侵权产品没有落入涉案外观设计专利保护范围的认定存在事实和适用法律上的错误。2、原审判决仅认定被上诉人存在销售行为及具有合法来源存在事实认定和适用法律上的错误,被上诉人与案外人是承揽合同关系,不能认定被上诉人销售被控侵权产品具合法来源。3、原审未追加案外人为被告明显不当。
  被上诉人某某公司答辩称,被控侵权产品外观设计与上诉人专利既不相同也不近似,其所销售产品有合法来源。
  双方当事人在二审程序中均未向本院提交新的证据材料。
  经审理查明,原审判决查明的事实属实。
  本院认为,根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款的规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条的规定,在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。比对被控侵权产品外观设计与涉案外观设计专利的对应视图可见:1、就俯视图比对,被控侵权产品翻盖的按钮位于翻盖外侧,涉案专利外观设计的翻盖按钮位于翻盖内侧;被控侵权产品翻盖内侧线条为弧线,涉案专利外观设计的翻盖的对应部位为直线;因此,被控侵权产品的俯视图与涉案专利外观设计对应部位相比存在明显差异。2、就主视图和后视图比对,被控侵权产品的上凸部分的下部左右两侧无导角,而涉案专利外观设计的对应部分存在较大的导角。另外,涉案外观设计专利区别于现有设计的设计特征为主视图和后视图的上凸部分的肩部为倾斜设计,虽然被控侵权产品对应部位亦为倾斜设计,但倾斜程度有所不同,上凸部分的下部左右两侧导角之有无,仍会影响到整体视觉效果。综上,整体来看,被控侵权产品外观设计与涉案专利之外观设计,在视觉效果上存在明显的区别,一审法院关于被控侵权产品的外观设计与涉案专利的外观设计在专利法意义上既不构成相同也不构成近似的判断,本院予以认同。因此,上诉人关于被控侵权产品落入涉案外观设计专利保护范围的主张,本院不予支持。关于一审未追加案外人为被告的问题,本院认为,本案并不属于必要共同诉讼的范畴,一审未追加案外人为被告不违反法律规定。鉴于上诉人主张被上诉人构成外观设计专利侵权依据不足,本院对本案其他争议事项不再评述。
  综上所述,被控侵权产品没有落入上诉人涉案外观设计专利保护范围,原审法院驳回上诉人在一审中的诉请,于法有据。上诉人某某公司的上诉请求没有事实和法律依据,应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:
  驳回上诉,维持原判。
  本案二审案件受理费人民币4,300元,由上诉人浙江某某电子股份有限公司负担。

律师咨询热线:15618608602(可加微信)  本判决为终审判决。


   

钱光文


   

马剑峰


代理审判员

徐卓斌


二〇一三年十一月二十五日